Вопрос к PRO: как зарегистрировать торговую марку и зачем?

від | Лип 27, 2016 | The Devochki PRO

Продолжаем изучать вопрос интеллектуальной собственности. О том, что такое торговая марка, как ее зарегистрировать и как использовать, рассказывает Ольга Крещенко, юрисконсульт патентно-юридического агентства «Синергия», референт патентного поверенного Украины.

Вопрос к PRO: как зарегистрировать торговую марку и зачем?, The Devochki

Что такое Торговая Марка?

Торговая марка (ТМ) – это обозначение, благодаря которому товары и услуги одного производителя отличаются от товаров и услуг другого производителя.
Торговая марка охраняется только в силу регистрации, на конкретной территории.
Объем прав на ТМ определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, для которых она зарегистрирована.
Объектом ТМ могут быть: слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, цвета и комбинации цветов, и любая комбинация обозначений.
Срок охраны составляет десять лет, но его можно продлевать.

Зачем регистрировать торговую марку?

Первая причина – информационные выгоды. Торговая марка – это имя на рынке, уникальный идентификатор, который отсеивает конкурентов, а также основа вашей рекламной кампании и гарантия качества продукции.
Вторая причина – выгоды финансовые. Торговая марка является ценным активом. Вы можете внедрить франчайзинг, привлекать инвестиции и продвигать товар на международном рынке.
Третья причина – получение правовых выгод: монополия на использование, возможность защищать свои права, возможность получить домен в зоне UA.

Как выбрать название?

Часто в качестве ТМ используют типичные обозначения, например: слоги имен и фамилий партнеров, «надпись на двери» (используют юридические компании); вариант названия с добавлением слова «первый» (он не самый удачный – рынок перенасыщен, и потребители не реагируют); название по виду услуг («Мир инструмента»); название ближайшего географического объекта (отель «Крещатик). Кроме того, недобросовестные производители могут выбирать слегка измененные названия и логотипы известных брендов.

Варианты сильных названий:

Первый вариант – фантазийные бренды. К примеру, название подгузников «Pampers» образуется из букв: Procter Gamble Diapers. Бренд CISCO – это последние буквы города San Francisco и элемент моста «Золотые ворота».
Второй вариант – ассоциативные бренды. В этом случае выбирают название, которое вызывает приятные ассоциации с определенной категорией товаров и услуг. Но следует избегать названий, которые вызывают неверные ассоциации.
Третий вариант – бренды со скрытым смыслом. Например, в изображении швейцарского шоколада Toblerone спрятан медведь – символ города Берн, в котором и началось производство этого шоколада.

Перечень товаров и услуг

Объем прав на ТМ определяется не только изображением, но и перечнем товаров и услуг, для которых она используется. При регистрации важно правильно подобрать классы, желательно с запасом на будущее. Согласно Ниццкой классификации есть 34 класса товаров и 11 классов услуг. Ознакомиться с перечнями и выбрать нужный класс товаров и услуг можно на сайте Международного классификатора товаров и услуг в Украине.

Какие требования к торговой марке?

Будущая ТМ:

  • не должна противоречить морали и содержать запрещенные символы и элементы;
  • не должна быть видовой или описательной в отношении товаров/услуг, для которых будет использоваться;
  • не должна быть похожа на зарегистрированные или поданные на регистрацию торговые марки;
  • должна иметь различительную способность, то есть быть такой, чтобы потребитель мог выделить вас среди других.

 
Запрещено регистрировать торговые марки, которые изображают или имитируют:

  • государственные гербы, флаги и другую государственную символику (эмблемы); официальные названия государств;
  • эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций;
  • официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати;
  • награды и другие отличия.

Такие обозначения могут быть включены в знак как элементы, которые не охраняются, если есть согласие компетентного органа или его собственников.
Особое внимание стоит обратить на ТМ, в состав которых входит «Украина/Ukraine» и код «UA». Хотя официальные название государств не регистрируются, такие обозначения могут быть включены, как в этом случае, в состав знака как неохраняемые элементы, если на это есть согласие компетентного органа. В Украине это Комиссия Государственной службы Интеллектуальной собственности.
Комиссия может предоставить разращение на регистрацию, если будет доказано, что ТМ:

  • не будет противоречить публичному порядку, принципам гуманности и морали; будет способствовать интересам государства;
  • не будет вводить в заблуждение общественность относительно лица, которое производит товар или предоставляет услуги;
  • товары и услуги имеют промышленную, образовательную, научную, культурную или художественную ценность;
  • виды товаров и/или услуг, являются уникальными, присущими только Украине; заявитель занимает доминирующее положение на рынке Украины;
  • заявитель осуществляет внешнеэкономическую деятельность и в своей группе товаров и/или услуг внешнеэкономической деятельности занимает доминирующее положение; на рынке заявитель не менее 5 лет.

На каких основаниях могут отказать в регистрации Торговой Марки?

Может быть отказано в регистрации торговой марки, если ТМ ложная или вводит в заблуждение относительно товара, услуги или лица, изготавливающего товар или предоставляющего услугу.
Не могут быть зарегистрированы ТМ, которые состоят только из обозначений или данных, которые описывают указанные в заявке товары и услуги, в частности указывают на вид, качество, состав, количество, свойства, назначение, ценность товаров и услуг, место и время изготовления, сбыта товаров или предоставления услуг.
Не могут быть зарегистрированы ТМ, которые воспроизводят названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства, цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия владельцев авторского права или их правопреемников.
Не могут быть зарегистрированы ТМ, которые являются тождественными или схожие до степени смешения с торговыми марками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или схожих с ними товаров и услуг.
Для того чтобы избежать отказа по схожим ТМ, перед регистрацией ТМ стоит проверить информацию о торговых марках как в открытых источниках (Интернет, базы на сайте Укрпатента), так и по закрытым базам – заказать предварительный поиск на тождество и сходство с зарегистрированными и/или поданными на регистрацию ТМ в Укрпатенте.
Если поиск выявил похожие знаки (то есть, если вас опередили с регистрацией), можно выбирать из нескольких возможных вариантов действий, например, либо доказывать право преждепользования (до даты подачи заявки на ТМ), либо признавать ТМ недействительной. Второй вариант подходит, если на дату подачи заявки у вас есть коммерческое наименование или есть доказательства описательности торговой марки. Также можно прекратить действие ТМ из-за неиспользования в течение 3-х лет.

Как лучше регистрировать ТМ?

Регистрировать можно как используемый знак полностью, так отдельные его элементы, а при использовании – комбинировать их. После регистрации стоит использовать знак в той форме, которая была указана в заявке или же незначительно отличающейся. ТМ считается использованной, если она применена в той форме, в которой регистрировалась, а также в форме, которая отличается от зарегистрированной ТМ только отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличительности ТМ.

Как проходит процедура подачи документов на регистрацию?  

Нужно заполнить форму заявки, в которой указаны необходимые документы. Подавать документы можно лично в Укрпатент, по почте и в электронном виде. После подачи заявки предоставляется расписка о том, что ТМ находится на рассмотрении. Регистрация проходит от 12 до 18 месяцев. Через 6-8 месяцев после подачи заявки торговая марка публикуется и находится в общем доступе до момента вынесения решения по ней.

Как можно передать права на ТМ?

Для того чтобы передать права на ТМ, необходимо заключить договор о передаче прав  и зарегистрировать его в Государственной службе Интеллектуальной собственности.
Перед заключением договора стоит проверить владельца ТМ, срок действия прав на ТМ, классы, в которых знак зарегистрирован (классы должны подходить для хозяйственной деятельности, которую осуществляет Покупатель). как подтверждение наличия у продавца прав можно получить выписку из государственного реестра знаков для товаров и услуг.
Если права на ТМ передаются в части товаров либо услуг, передача возможна только в отношении неоднородных товаров/услуг.
Если у ТМ два и более собственника, то для передачи прав необходимо согласие их всех.

Как проходит международная регистрация?

Есть три варианта регистрации: в национальном ведомстве каждой отдельной страны; в странах Европейского Союза – получение единой торговой марки ЕС; международная регистрация торговой марки по Мадридской системе.
Перед регистрацией торговой марки за рубежом нужно проанализировать, как бренд будет звучать на рынке, удостовериться, что в стране не запрещено регистрировать определенные товары или услуги.
Преимущества Мадридской системы: участники – более чем 94 страны мира; упрощенная процедура подачи заявки; экономическая выгода и простота делопроизводства; возможность расширения территориальной охраны; единая валюта для оплаты пошлины (CHF); общая дата продления для всех стран.
Недостатки: Необходимость базовой (украинской) заявки или регистрации; зависимость международной регистрации от национальной – международная заявка привязана к базовой (украинской) первые 5 лет.
 

Вопрос к PRO: как зарегистрировать торговую марку и зачем?, The Devochki

Ольга Крещенко, юрисконсульт патентно-юридического агентства «Синергия», референт патентного поверенного Украины.

Читайте нас в Telegram-каналі, у Facebook та Instagram

Ми залишаємося незалежним та чесним жіночим виданням вже 7 років. На відміну від багатьох жіночих сайтів ми прагнемо відверто говорити про жінок та надати платформу для різноманітних голосів, які розповідають про справжнє життя, реальні проблеми жінок, їхні потреби, страхи, надії, про їхній досвід, успіх та досягнення. Кожна з нас заслуговує бути почутою. Кожна з нас може бути прикладом та натхненням для інших. Кожен, великий чи невеликий, внесок неймовірно цінний — він має важливе значення для захисту нашої редакторської незалежності та існування цього проєкту. Підтримайте The Devochki — від 50 гривень. Дякуємо!